A desembargadora Clarice Claudino da Silva determinou que Monsanto do Brasil Ltda e Monsanto Technology LCC “depositem em juízo um terço dos royalties referentes à patente de invenção PI9816295-0, a contar da data de seu vencimento, que ocorreu em 03/03/2018”. O caso envolve a soja “Intacta RR2 Pro”. Foi prolatada nos autos do agravo de instrumento 1014311-30.2022.8.11.0000, oriundo da ação 1011982.53-2021.8.11.0041. (Leia as atualizações do caso no fim desta página)
A decisão ocorreu num pedido de reconsideração, recebido como agravo interno. O principal fundamento da mudança de entendimento foi o conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5529. Nela, os ministros julgaram inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/96. Assim, alguns efeitos das patentes de invenção estão limitados a 20 anos após o pedido de reconhecimento junto ao INPI. Os ministros vedaram a possibilidade de repetição de indébito no caso de medicamentos, produtos hospitalares e fármacos. Para os demais produtos caberia restituição dos valores pagos a mais.
Contudo, conforme consta no relatório da decisão da desembargadora Clarice, teria havido má-fé de advogados ao citarem a decisão do STF. Eles teriam omitido a parte que restringe a repetição de indébito, dando a entender que não haveria essa possibilidade em nenhum caso. Saliente-se que a desembargadora não decidiu se houve má-fé. Deixou para avaliar esse ponto após manifestação dos advogados.
A decisão da desembargadora, provisória, será examinada pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso após manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
A ação tem como autores Aprosoja-MT, Aprosoja-BA, Aprosoja-GO, Aprosoja-PI, Aprosoja-TO e AMPA.
A Bayer, que adquiriu a Monsanto, manifestou-se sobre a decisão nos seguintes termos:
"A Bayer tem fortes argumentos legais visando à revogação da tutela antecipada concedida no caso. A tecnologia Intacta RR2 Pro está protegida por direitos de propriedade intelectual, tanto patentes quanto de natureza diversa. A empresa está avaliando as alternativas para determinar os próximos passos."
No final da tarde do dia 22/08, advogados representando a Monsanto peticionaram no processo juntando substabelecimento para que o advogado Valerio de Oliveira Mazzuoli passe a atuar no caso. Mazzuoli é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso. Possui reconhecida carreira acadêmica.
A Monsanto recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do TJMT (Rcl 56393). O ministro Nunes Marques, cautelarmente, suspendeu os efeitos da decisão até o julgamento da reclamação. Veja-se:
“Monsanto Technology LLC. e Monsanto do Brasil Ltda alegam ter a Relatora do AI 1014311-30.2022.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso descumprido a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 5.529.
Narram figurar no polo passivo de ação promovida pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso — APROSOJA/MT, em que se busca, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96, a condenação da parte reclamante à (a) abstenção da cobrança de royalties pelo uso da tecnologia referente às patentes a partir das datas em que os títulos passaram ao domínio público e (b) repetição de indébito dos royalties pagos por prazo superior a 20 (vinte) anos de vigência das patentes, contados da data dos protocolos dos pedidos.
Relatam ter a autoridade reclamada acolhido pedido de reconsideração para, em sede de antecipação de tutela recursal, determinar aos reclamantes o depósito em juízo de 1/3 (um terço) dos royalties referentes à patente de invenção PI9816295- 0, a contar da data de seu vencimento, que ocorreu em 03/03/2018.
Alegam que a referida determinação desconsidera os termos da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.529, que resguarda da eficácia retroativa de seu pronunciamento os efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão das patentes autorizada pelo dispositivo declarado inconstitucional.
Pedem, por esse motivo, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, ao final, sua cassação.
É o relatório.
2. […] Parece-me, ao menos nesse juízo de cognição sumária, ter o Juízo reclamado olvidado a parte final da determinação relativa à modulação eficacial, pois até mesmo em hipóteses envolvendo ações judiciais propostas até 7 de abril de 2021 — as quais, em princípio, se submeteriam à eficácia retroativa do paradigma — os efeitos de contratos firmados com base no dispositivo declarado inconstitucional devem ser observados e resguardados.
Reveste-se, portanto, de plausibilidade jurídica a asserção de que o órgão reclamado descumpriu os termos da modulação de efeitos na ADI 5.529 ao determinar o depósito em juízo dos royalties referentes a período em que os reclamantes encontravam-se amparados pelo privilégio previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.
O perigo na demora, por sua vez, decorre da iminência da data (26 de outubro de 2022) fixada pelo Juízo para depósito de vultosa quantia — R$ 1,3 bilhão.
3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento desta reclamação.[...]". (Rcl 56393 MC / MT - MATO GROSSO - MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO - Relator(a): Min. NUNES MARQUES)
A relatora no TJMT prestou informações ao ministro. Entre outros pontos, disse:
“No entanto, em que pese à modulação dos efeitos ratificada pela Corte Suprema, constatei que estes não se aplicam ao caso concreto, pois o negócio jurídico existente entre as partes está relacionado às patentes da tecnologia denominada “INTACTA RR2 PRO”, registradas como PI0016460-7; PI0610654-4 e PI9816295-0, as quais são vinculadas ao setor econômico do Agronegócio, e não à área de medicamentos, produtos hospitalares e fármacos.
Além disso, constatei que a ação coletiva ajuizada em 06/04/2021, o que, em tese, garante às Recorrentes outra exceção à modulação dos efeitos, posto que a medida cautelar concedida pela Suprema Corte foi modulada com efeitos retroativos ex tunc e erga omnes sobre as causas ajuizadas até a data limite (07/04/2021).
Por essas razões, foi concedida a antecipação da tutela recursal para determinar que as Agravadas depositem em Juízo 1/3 (um terço) dos royalties referentes à patente de invenção PI9816295-0, a contar da data de seu vencimento, que ocorreu em 03/03/2018. […]”.
As associações de produtores interpuseram recurso contra a decisão do ministro Nunes Marques. O processo está com ele para análise.
O ministro Nunes Marques prolatou decisão revendo seu entendimento anterior. Julgou improcedente a reclamação, determinando que volte a produzir efeitos a decisão de segunda instância (TJMT). Veja clicando em "Nunes Marques prolata decisão favorável a produtores de soja".
Os advogados da Aprosoja-MT protocolaram petição requerendo a intimação da Monsanto para depósito dos valores em juízo.
Em 20 de abril de 2023, a desembargadora Clarice Claudino da Silva suspendeu a tramitação do agravo de instrumento até que o Supremo Tribunal Federal julgue o agravo regimental interposta na reclamação (Rcl) 56393.
Em 31 de maio de 2023, a Monsanto juntou ao processo, em primeira instância, apólice de seguro garantia no valor de R$ 25.847.088,80, emitida pela Fator Seguradora S/A.
Em 12 de agosto de 2023, o recurso foi incluído no calendário de julgamento do dia 19 de setembro de 2023. Neste dia, foi excluído do calendário de julgamento.
Em 28 de novembro de 2023, o recurso foi incluído no calendário de julgamento do dia 05 de dezembro de 2023. Em 30 de novembro de 2023, foi excluído do calendário de julgamento.
Para julgamento, o processo precisa ser novamente incluído na pauta de julgamentos. Não há prazo para que isso ocorra. (Explicação: em tribunais, salvo algumas urgências, os julgamentos são sempre incluídos em listas públicas para que todos saibam quando a questão será decidida.)
Em 20 de fevereiro de 2024, a Rcl 56393 (0129081-44.2022.1.00.0000) foi incluída em pauta para julgamento no dia 27-02-2024.
Apesar de colocada em pauta, a reclamação (Rcl 56393) não foi julgada. No dias seguintes à inclusão para julgamento, duas petições com substabelecimentos foram apresentadas. A ação está com o relator. Questionada sobre o procedimento, a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal limitou-se a dizer que "a reclamação em tela ainda não foi julgada".
A reclamação (Rcl 56393) foi julgada hoje. Leia informações completas em "STF julga reclamação no caso de royalties da soja Intacta RR2 Pro".
Em 30 de agosto de 2024, a juíza Celia Regina Vidotti prolatou sentença parcial na ação civil pública 1011982-53.2021.8.11.0041:
"[...] com fundamento no art. 356, II do CPC, c/c art. 40, caput, da LPI, julgo parcialmente o mérito, para declarar os prazos de vigência das patentes discutidas nesta ação, em consonância com a decisão proferida na ADI 5.529, nos seguintes termos: a patente PI 0016460-7, passa a ter prazo de validade até 12/12/2020; a patente PI 0610654-4 passa a ter o prazo de validade até 26/05/2026 e a patente PI 9816295-0 passa a ter o prazo de validade até 03/03/2018.
Expeça-se ofício ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, encaminhando-se copia desta sentença, para a correção dos prazos de vigência das patentes, conforme acima estabelecido, com a expedição das respectivas cartas de patente corrigidas.
Determino, ainda, que o INPI seja notificado a informar a este Juízo, no prazo de quinze (15) dias, todos os direitos de propriedade intelectual depositados e registrados que integram a tecnologia INTACTA RR2 PRO, pertencente a Monsanto Technology LLC.
Intime-se a requerente a manifestar sobre a petição e documentos juntados pela requerida (id. 166470630).
Intime-se o representante do Ministério Público para ciência e manifestação, se houver interesse.
Após, com as informações do INPI e a manifestação das partes, façam os autos conclusos para as providências do art. 357, do CPC."
Essa decisão resolveu uma parte da discussão. Os demais pontos serão novamente analisados pela juíza após a produção de novas provas e argumentos, que serão definidos em decisão de saneamento e organização do processo (artigo 357, do Código de Processo Civil).
A Bayer manifestou-se sobre o caso nos seguintes termos:
"A Bayer está avaliando os próximos passos da referida ação. Ressaltamos que o valor da tecnologia Intacta RR2 Pro se baseia nos benefícios à agricultura e ganho de produtividade dos agricultores e no valor agregado à toda cadeia produtiva, tecnologia essa protegida por diversos direitos de propriedade intelectual, dentre eles, patentes, pedidos de patente pendentes, know-how etc.
Recentemente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu duas patentes adicionais à Bayer para a proteção de invenções de Intacta RR2 Pro, para além das anteriormente patenteadas. Essas patentes vigorarão até final de 2028 e o fato não traz qualquer alteração aos nossos negócios, inclusive com relação ao pagamento de royalties.
A concessão dessas patentes adicionais confirma a validade dos direitos de propriedade intelectual sobre Intacta RR2 Pro, comprovando a funcionalidade dos sistemas regulatórios no país e, consequentemente, reafirmando a viabilidade dos expressivos investimentos em tecnologia, os quais tem impulsionado significativamente a produtividade na cultura da soja."
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